Marcas notorias en Uzbekistán: estatus, procedimiento, protección

A principios de 2025, un fabricante de cosméticos de Ferganá presentó ante el Centro de PI una solicitud de marca prácticamente indistinguible de una gran marca mundial de artículos deportivos —en clase NIZA 3, para desodorantes y champús—. La marca auténtica estaba registrada en Uzbekistán solo en las clases 18, 25 y 28: bolsos, prendas de vestir, equipamiento deportivo. Las clases no se solapaban. El solicitante de Ferganá apostaba por una lógica sencilla: productos distintos, registro distinto, el examen pasa. La solicitud no llegó a registrarse. El titular formuló oposición y la ganó apoyándose en algo que una marca ordinaria no ofrece: el estatus de marca notoria. Sin ese estatus, el litigio habría caído del lado contrario, y en menos de un año habrían circulado por aduanas y por el comercio champús y desodorantes bajo el signo apropiado, sin palanca jurídica para detenerlos. Este artículo explica qué distingue a la marca notoria de la ordinaria, cómo se obtiene el estatus en Uzbekistán y qué pruebas inclinan la decisión.

En qué se diferencia la marca notoria de la marca ordinaria

Una marca ordinaria está protegida exactamente en las clases NIZA para las que fue registrada. Registrada en la clase 25 (prendas de vestir): protección en la clase 25. Si un tercero presenta una solicitud parecida en la clase 3 (cosméticos), está en su derecho; en la práctica habitual, el examen del Centro de PI no obstaculizará el depósito remitiéndose a su marca, porque las clases son distintas.

La marca notoria opera de otro modo. Su protección se extiende a productos y servicios no similares a los registrados, siempre que el uso por un tercero pueda asociarse, en la mente del consumidor, con el titular y dañar sus intereses. En vocabulario técnico: protección entre clases. En lectura comercial: es el elemento que convierte a una gran marca internacional en algo realmente defendible en Uzbekistán, y no solo registrado en sus categorías estrechas.

Base jurídica. Uzbekistán es parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (artículo 6bis) y del Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16, apartados 2 y 3), que imponen la protección de las marcas notorias. La transposición nacional se encuentra en la Ley de la República de Uzbekistán sobre marcas de productos, marcas de servicios y denominaciones de origen: la autoridad competente reconoce la marca como notoria y la inscribe en un registro específico.

Los contrastes con la marca ordinaria:

• Duración de la protección. Marca ordinaria: 10 años renovables. Marca notoria: sin término, mientras subsistan los signos de notoriedad.
• Alcance entre clases. Marca ordinaria: solo en las clases registradas. Marca notoria: en todas las clases donde el uso por terceros diluya el signo o se aproveche de su reputación.
• El registro nacional no es un requisito previo. Una marca puede reconocerse como notoria sin registro nacional uzbeko, con prueba de notoriedad efectiva en el país.
• Defensa frente a solicitudes de mala fe. El plazo para atacar una solicitud presentada por un agente o representante sin el consentimiento del titular (depósitos de tipo «Trump») se suprime: el límite habitual de cinco años no opera cuando la marca es notoria.

Quién decide y según qué procedimiento

La decisión corresponde a la Comisión de Recursos del Centro de PI. Es el mismo órgano colegiado que conoce de las oposiciones contra registros; sin embargo, en las solicitudes de notoriedad no controla la solicitud de un tercero, sino que actúa como autoridad de reconocimiento, valora las pruebas, dicta la decisión y, sobre esa base, el Centro de PI inscribe la marca en el Registro de Marcas Notorias de la República de Uzbekistán.

Solo el titular está legitimado para solicitar el reconocimiento, directamente o a través de un agente de la propiedad industrial. Para un solicitante extranjero, las reglas generales de presentación ante el Centro de PI exigen un representante local.

Secuencia del procedimiento:

1. Constitución del expediente probatorio. Aquí se concentra entre el 60 % y el 80 % del trabajo. Más abajo, en detalle —y por qué este trabajo no puede hacerse desde una lista de verificación—.
2. Presentación de la solicitud. Ante la Comisión de Recursos del Centro de PI, junto con el expediente probatorio, las copias de los títulos de registro existentes, la descripción de la marca, la lista de productos y servicios para los que se reclama la notoriedad y el justificante del pago.
3. Pago de la tasa oficial. El importe lo fija una resolución del Consejo de Ministros y se revisa de forma periódica; orden de magnitud: unos pocos millones UZS. Antes de presentar, verifique el arancel vigente del Centro de PI.
4. Vista ante la Comisión. Normalmente, dos a tres meses después de la presentación. La vista es pública para las partes; el titular puede comparecer en persona o por representación.
5. Decisión y publicación. Si la decisión es favorable, inscripción en el registro y publicación en el boletín oficial indicando la fecha desde la que la marca se reconoce como notoria. Esa fecha puede ser retroactiva: la práctica admite una fecha anterior a la presentación si las pruebas demuestran que la notoriedad ya existía.

Una decisión denegatoria puede recurrirse ante el tribunal económico dentro de los tres meses. En la práctica, estos recursos raramente revierten el fondo: los tribunales respetan la apreciación experta de la Comisión sobre los hechos de notoriedad e intervienen, esencialmente, ante vicios de procedimiento.

El expediente probatorio: qué gana, qué pierde

Aquí está el núcleo del asunto. La Comisión no mira la «visibilidad global» de una marca; mira indicadores concretos sobre un territorio concreto: Uzbekistán. Una marca conocida en Moscú no es lo mismo que una marca conocida en Taskent; un líder europeo de categoría sin presencia local pierde con más frecuencia que una marca media con años de publicidad en cadenas uzbekas.

La estructura de expediente que sostiene la solicitud sigue la Recomendación Conjunta de la OMPI sobre Disposiciones Relativas a la Protección de las Marcas Notorias (1999), cuyos criterios reproduce la Comisión:

• Duración del uso en Uzbekistán. Documentos: contratos de distribución, facturas con contrapartes locales, tickets de venta minorista, títulos de registro (si los hubiera) con sus fechas de prioridad. Cuanto más profunda la trayectoria, más fuerte el argumento.
• Alcance geográfico del uso. Nada de «en todo el país»: concreción. Taskent + Samarcanda + Bujará + Andiyán, con cifras. Un mapa de puntos de venta con sus fechas de apertura desactiva la contra-pregunta clásica: «¿Está reconocida la marca en la región X?».
• Volumen de ventas y cuota de mercado. Cuentas financieras de las ventas bajo la marca, desglosadas por mes o por trimestre, al menos los tres últimos ejercicios. Si existe información de cuota de mercado (Nielsen, GfK, asociaciones sectoriales), incorpórela.
• Inversión publicitaria. Contratos con agencias, certificaciones de emisión, capturas de campañas online, presupuestos por canal (TV, Instagram, YouTube, exterior). No esconda las cifras: la vista ante la Comisión no implica divulgación a terceros.
• Estudio de consumidor. El documento más potente por sí solo. Estudio sobre muestra representativa (500 a 1.000 encuestados) en varias regiones, realizado por un instituto independiente. El indicador clave es la notoriedad espontánea (unaided brand awareness) y la asociación con el titular. Una notoriedad espontánea del 70 %+ prácticamente garantiza el reconocimiento. Un 30 % prácticamente garantiza la denegación.
• Antecedentes de aplicación de derechos. Decisiones anteriores de la Comisión y de los tribunales favorables —contra operadores de falsificación o en otras oposiciones—. Cada decisión vale como argumento autónomo.
• Señales internacionales. Inscripciones en registros de marcas notorias de otras jurisdicciones (Rusia, Kazajistán, Unión Europea), éxitos en disputas WIPO ADNDRC sobre nombres de dominio, posiciones en rankings de Brand Finance, WPP Kantar, Interbrand. No sustituyen las pruebas locales, pero refuerzan el expediente.

Lo que debilita el expediente:

• Capturas de redes sociales sin desglose geográfico de la audiencia: a la Comisión le importa el consumidor uzbeko, y cinco millones de seguidores en Estados Unidos no lo demuestran.
• Autodeclaraciones del titular sin documentación («somos líderes de categoría»).
• Traducciones automáticas de documentos en lengua extranjera. Cada documento extranjero debe acompañarse de traducción jurada al uzbeko o al ruso.
• Pruebas relativas a períodos posteriores a la presentación: solo cuenta el material existente en la fecha del depósito.

En nuestra práctica, un expediente débil se rehace en dos o tres meses, lo que incluye encargar un estudio actualizado y reunir documentación financiera ausente. Apresurar la presentación cuesta más que esos uno o dos meses añadidos: el expediente se valora una sola vez, y la Comisión rara vez pregunta «¿podríamos ver un documento más?»: decide sobre lo presentado.

Coste, calendario, efecto

Calendario. Desde el arranque hasta la decisión de la Comisión: por norma, cinco a ocho meses. De los cuales: dos a tres meses de reunión de pruebas y, si procede, de estudio; un mes para presentación y pagos; dos a tres meses de examen por la Comisión. Si el estudio ya existe, reste un mes.

Coste. Tres componentes: tasa oficial (del orden de unos pocos millones UZS, contrastar con el arancel vigente), honorarios de agente de PI (constitución del expediente, representación, defensa en la vista; desde 30.000.000 UZS para un asunto de complejidad media), estudio de consumidor (desde 15.000.000 UZS para una muestra representativa a través de un instituto independiente). Horquilla total: 50 a 100 millones UZS. A modo de comparación con solicitudes ordinarias: cubrir las 45 clases NIZA mediante depósitos clásicos cuesta entre 250 y 400 millones UZS solo en tasas, sin contar mantenimiento.

Efecto. El reconocimiento como marca notoria:

• Bloquea las solicitudes similares en todas las clases, no solo en las registradas.
• Aporta el instrumento contra los depósitos efectuados por antiguos distribuidores, agentes o socios sin su consentimiento: el plazo de prescripción decae.
• Refuerza la posición en disputas posteriores ante la Comisión de Recursos: la notoriedad, una vez reconocida, se vuelve un hecho que no exige nueva prueba en cada caso siguiente.
• Hace operativa la protección aduanera: las marcas notorias entran con prioridad en el registro de PI de aduanas. Véase nuestra guía del registro aduanero de PI.
• Acelera la solución extrajudicial. Un requerimiento que invoca el estatus de marca notoria obtiene retirada voluntaria con más frecuencia que uno basado en un registro ordinario: el destinatario profesional comprende que la vía judicial está cerrada.

Cuándo presentar la solicitud y cuándo no

Presente:

• La marca se ha utilizado de forma activa en Uzbekistán durante tres años o más, con trazabilidad demostrable.
• La cuota de mercado es medible y visible (5–10 %+ en la categoría) o la marca es líder de segmento.
• Hay intentos previos de depósitos similares en clases vecinas, o varios litigios ya en curso.
• Se planifica una expansión a nuevas categorías y el depósito clase a clase no es la respuesta adecuada.
• La marca es internacional, pero la huella local es larga y documentada.

No presente:

• La marca es reciente en el mercado (menos de uno o dos años) y la notoriedad no puede sostenerse con un estudio.
• El canal principal es Instagram con audiencia fuera de Uzbekistán.
• La información financiera sobre ventas locales es escasa o desestructurada.
• La marca se ha utilizado en Uzbekistán solo bajo licencia de distribución, la licencia no está inscrita en el Centro de PI y no existen rastros independientes de uso por el titular. En ese caso, primero hay que ordenar el cuadro contractual: véase nuestra nota sobre los requisitos del contrato de licencia de marca en Uzbekistán.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura el estatus de marca notoria? Sin término, mientras subsistan los signos de notoriedad. A diferencia de la marca ordinaria, no necesita renovarse cada 10 años; sin embargo, el estatus puede revisarse a instancia de un interesado si el titular ha cesado el uso o ha perdido la notoriedad.

¿Es posible obtener el estatus sin registro nacional en Uzbekistán? Sí. El Convenio de París y la Ley uzbeka de Marcas admiten el reconocimiento conforme al artículo 6bis incluso sin registro nacional, con prueba de notoriedad efectiva en Uzbekistán. En la práctica, la mayoría de los solicitantes mantienen un registro nacional o Madrid paralelo: aligera el trabajo probatorio.

¿Cuál es la fecha de efecto del reconocimiento? La fecha en la que, según las pruebas, la marca se volvió notoria. A menudo es retroactiva: dos a cuatro años antes de la solicitud. Esa fecha determina desde cuándo puede atacar registros de terceros en clases vecinas.

¿Puede presentarse la solicitud al mismo tiempo que una oposición? Sí, es una estrategia frecuente. Pero conviene separar los procedimientos en el tiempo: el reconocimiento se gana mejor con un expediente limpio y enfocado; la oposición sigue su propia lógica. Si el calendario lo permite, primero el estatus y después la oposición: el expediente se vuelve difícil de atacar.

¿Una denegación perjudica intentos posteriores? Directamente, no: cabe una nueva solicitud con un expediente reforzado. Indirectamente, sí: la Comisión recuerda los contraargumentos. Conviene presentar cuando el expediente está sólido, no en clave «a ver qué pasa». El intervalo entre dos solicitudes sirve para sumar años de uso y un estudio nuevo.

¿El estatus notorio en Uzbekistán protege la marca en el extranjero? No directamente. El estatus surte efectos en Uzbekistán. Una protección equivalente fuera requiere decisiones de las oficinas nacionales correspondientes: pese al artículo 6bis, cada oficina exige sus propias pruebas locales de notoriedad. Para la cobertura internacional, véase nuestra guía del sistema de Madrid.

¿Y si la marca solo es conocida en una región de Uzbekistán? La Comisión no exige notoriedad uniforme en todo el país. Una posición dominante en un mercado regional importante abre una vía, aunque el estatus puede concederse con una restricción geográfica o de redacción. En la práctica resulta más eficaz ampliar la geografía antes de presentar la solicitud que obtener un estatus restringido y, después, perseguir su ampliación.

La notoriedad no es un segundo registro: es un estado cualitativamente distinto de la marca. Una marca ordinaria dice al registro: «Este signo está ocupado en estas clases.» Una marca notoria dice al mercado: «Este signo se asocia a un titular concreto, y cualquier otra aparición exige explicación.» Una marca que alcanza ese estado deja de tener que demostrar, en cada nuevo litigio, su vínculo con el consumidor. Es el estado más fuerte que el Derecho uzbeko reserva a una marca y, en los escenarios adecuados, un solo depósito de mala fe bloqueado amortiza el esfuerzo en menos de un año.