De quién es lo que crean sus empleados en Uzbekistán

Una startup SaaS de Taskent estaba cerrando una ronda. El abogado del fondo envió una due diligence estándar, y el primer punto era tajante: «Muéstrennos la documentación que acredite que el código pertenece a la empresa». Los fundadores se encogieron de hombros: el código lo habían escrito desarrolladores en plantilla, a sueldo, así que era suyo, por supuesto. Dos semanas después la operación quedó en suspenso. Los contratos laborales nunca habían transferido a la empresa los derechos patrimoniales sobre el código, y el logotipo lo había dibujado un freelance bajo un contrato que no decía ni una palabra sobre derechos. Sobre el papel, una parte de la propiedad intelectual de la empresa no le pertenecía. Peor aún: planeaban registrar una marca sobre ese logotipo, y en la práctica no había nadie con un título limpio para hacerlo.

No es un caso raro. Es la ruptura más frecuente en la cadena de titularidad que vemos en las revisiones previas a una operación. Y todo se remonta a un hecho contraintuitivo: en Uzbekistán, de quién es lo que crea un empleado depende por completo del tipo de resultado que haya creado.

La sorpresa: en patentes la regla es la inversa que en derecho de autor

La mayoría de los fundadores llevan en la cabeza un único modelo universal: «una persona a sueldo creó algo, así que pertenece al empleador». En Uzbekistán ese modelo es exactamente medio cierto.

• Propiedad industrial (invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales): el derecho pertenece por defecto al empleador. Es la invención laboral.
• Derecho de autor (código fuente, diseño de interfaces, textos, gráficos, fotografía): el derecho queda en manos del autor, es decir, del propio empleado. El empleador solo obtiene un derecho de uso limitado. Es la obra creada en el marco de la relación laboral.

La distinción es fundamental, y golpea con más fuerza precisamente a las empresas que más valor crean: las del software y las creativas. Su activo central es el código y el diseño, y eso es derecho de autor, donde por defecto no gana la empresa, sino el empleado. Veamos los dos regímenes por turnos.

Invención laboral: aquí gana el empleador — pero no de forma automática

Según la Ley de la República de Uzbekistán «sobre invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales», el derecho a obtener una patente sobre un objeto de propiedad industrial creado por un empleado pertenece al empleador. Pero no sobre cualquier invención del empleado, sino solo si se cumple una de tres condiciones:

1. la invención se creó en relación con el desempeño de las funciones del puesto;
2. surgió al ejecutar un encargo concreto recibido del empleador;
3. en su creación se emplearon conocimientos y medios técnicos propios de la empresa.

Si un desarrollador idea un dispositivo en casa, con su propio equipo, fuera de sus tareas, no es una invención laboral, y la patente le pertenece a él, no a la empresa. La frontera pasa exactamente por estos tres criterios, y en un litigio es el empleador quien debe probar el vínculo con el trabajo.

Incluso cuando el derecho corresponde al empleador, la transferencia se formaliza mediante un contrato entre el autor y el empleador, y el inventor conserva un derecho a remuneración distinto del salario. Por eso un empleador prudente nunca se fía del «de todos modos es nuestro por ley». Fija por escrito tres cosas: que los derechos sobre los resultados del trabajo pasan a la empresa, con qué procedimiento el autor comunica lo creado y cómo se calcula la remuneración.

Una patente de invención dura en Uzbekistán 20 años desde la presentación; un diseño industrial, 10 años; un modelo de utilidad, menos. Es un activo de larga vida, e incorporarle un defecto desde el principio sale caro. Explicamos la mecánica de la presentación en nuestra práctica de patentes.

Obra creada en el marco de la relación laboral: aquí, por defecto, gana el autor

Llega ahora la parte más importante y más contraintuitiva. Según la Ley de la República de Uzbekistán «sobre el derecho de autor y los derechos conexos», el derecho de autor sobre una obra creada en cumplimiento de un encargo de servicio pertenece al autor. No al empleador. Al autor.

Lo que el empleador recibe no es la propiedad de la obra, sino solo el derecho a usarla del modo que dicta el fin del encargo, y dentro de los límites que de él se derivan, y eso únicamente si el contrato no dispone otra cosa. Usar la obra de un modo ajeno al encargo sigue siendo libre para el propio autor, y ese derecho no se le restringe.

Y hay otra bomba de tiempo: a los diez años de la entrega de la obra (antes, con el consentimiento del empleador), el autor recupera por completo el derecho a usar la obra y a percibir remuneración, salvo que el contrato disponga lo contrario.

Junte todo esto para una empresa de software típica. Un desarrollador en plantilla escribe código. Por defecto:

• el derecho de autor sobre el código pertenece al desarrollador, no a la empresa;
• la empresa solo puede usar el código dentro del encargo para el que se escribió;
• a los diez años, incluso ese derecho limitado puede volver al autor.

«Un empleado lo hizo, así que es nuestro», aplicado al código y al diseño en Uzbekistán, es sencillamente falso. Para que la empresa sea titular real de los derechos patrimoniales sobre el código, de forma íntegra y sin plazo, necesita un contrato directo que le transfiera los derechos patrimoniales exclusivos. Sin ese contrato no tiene un activo, sino una licencia con fecha de caducidad.

Tenga presente por separado que el derecho moral del autor (el derecho de paternidad y el derecho al nombre) es inalienable y queda con el creador para siempre. Se pueden comprar los derechos patrimoniales; la autoría, no. Es normal y no afecta al valor del negocio; lo que sí afecta es precisamente la suerte de los derechos patrimoniales. Para más detalle sobre cómo se protege el software como activo, vea nuestro artículo sobre la protección del software.

Exclusivos o no exclusivos: la trampa por defecto

Supongamos que lo entendió a tiempo y decidió transferir los derechos por contrato. Aquí acecha otra trampa. En un contrato de derecho de autor, los derechos pueden transferirse como exclusivos o como no exclusivos, y por defecto se consideran no exclusivos salvo que el contrato indique expresamente lo contrario.

Los derechos no exclusivos significan que el autor puede transferir esos mismos derechos a quien quiera y seguir usándolos él mismo. Para una empresa que cree haber «comprado el código», es una catástrofe: ese mismo contratista vende legalmente su desarrollo a un competidor. Por eso el contrato debe decirlo con todas las letras: se transfieren derechos patrimoniales exclusivos, en su totalidad, sin límite de plazo ni de territorio. Una sola palabra que falte, «exclusivos», convierte la compra de un activo en una licencia no exclusiva.

Autónomos y contratistas: la grieta más común

Todo lo anterior se refería a empleados en plantilla. Con autónomos y contratistas la situación es aún más dura, porque el régimen de la obra de servicio no se les aplica en absoluto: no hay relación laboral, así que no hay resultado «de servicio».

Con un contratista solo actúa lo que el contrato dice expresamente. Sin cláusula de transferencia de derechos, el cliente no tiene nada más que la posibilidad material de usar el archivo. Y si hay cláusula pero no dice «exclusivos», por defecto ha recibido una licencia no exclusiva. Justo por eso un logotipo dibujado por un freelance por 2.000.000 UZS resulta tantas veces no ser jurídicamente suyo, y aflora en el peor momento, cuando va a registrar una marca y debe acreditar sus derechos sobre el signo.

La misma trampa atrapa a los fundadores. Un MVP que un cofundador escribió antes de constituir la sociedad le pertenece a él personalmente por defecto, no a la futura empresa. En la due diligence, lo primero que pide un inversor es el «founders' IP assignment»: el contrato por el que los fundadores transfieren a la empresa todo lo creado para el proyecto. Sin él, hay que reconstruir la titularidad a posteriori, a veces recomprándosela a alguien que ya salió del proyecto.

Qué poner en los contratos para dormir tranquilo

El problema se resuelve sobre el papel y por adelantado. El mínimo:

• En el contrato laboral (o un anexo aparte): transferencia a la empresa de los derechos patrimoniales exclusivos sobre todos los resultados del trabajo, tanto propiedad industrial como obras de autor; el procedimiento de comunicación de lo creado; una cláusula sobre la remuneración del autor. La palabra «exclusivos» es obligatoria.
• En el contrato con el contratista o freelance: cesión de los derechos patrimoniales exclusivos en su totalidad, sin límite de plazo ni territorio; para los trabajos creativos, un verdadero contrato de encargo con cesión de derechos, y no un simple «contrato de servicios».
• Al constituir la empresa: un founders' IP assignment de cada fundador que cubra todo lo creado para el proyecto, antes y después de la constitución.
• Antes de registrar una marca: asegúrese de que los derechos sobre el logotipo ya pasaron a la empresa, o la solicitud se presentará sobre un activo que no le pertenece.

Estas redacciones cuestan cero. Su ausencia cuesta una ronda frustrada, una venta de la empresa bloqueada o un competidor con una copia legal de su producto.

Por qué aflora justo en la operación

Mientras la empresa simplemente opera, el defecto de titularidad es invisible: nadie viene a preguntar de quién es el código. Se hace visible exactamente cuando el negocio adquiere un precio: una ronda de financiación, una venta de participaciones, una financiación bancaria con la PI en garantía, la entrada en un mercado de exportación. El comprador y el inversor siempre verifican la cadena de titularidad: una línea ininterrumpida del autor hasta la empresa. Una sola ruptura en esa línea, y el activo sobre el que descansa la valoración queda en el aire.

La buena noticia: todo esto se cura con prevención. Los tres párrafos correctos en el contrato laboral y en el de contratista cierran el 90 % de los problemas futuros. La mala: curarlo a posteriori siempre es más caro y no siempre posible, sobre todo cuando el autor ya se fue y no tiene prisa por firmar.

Lo esencial

• Las invenciones, diseños y modelos de utilidad de un empleado son por defecto del empleador (si guardan relación con el trabajo).
• El derecho de autor sobre el código, el diseño y los textos queda por defecto en el empleado-autor.
• Sin contrato, el empleador solo obtiene un derecho de uso limitado sobre la obra.
• A los 10 años, incluso ese derecho puede volver al autor, salvo que el contrato disponga otra cosa.
• Los derechos de un contrato de derecho de autor son no exclusivos por defecto: la palabra «exclusivos» es obligatoria.
• El régimen de la obra de servicio no se aplica a los freelances: solo actúa el texto del contrato.
• El defecto aflora en la due diligence: el inversor verifica la cadena de titularidad del autor a la empresa.

Preguntas frecuentes

Mi desarrollador en plantilla escribió el código. ¿De quién es? Por defecto, el derecho de autor sobre el código pertenece al desarrollador, y la empresa solo obtiene el derecho a usarlo dentro del encargo. Para que el código sea íntegramente de la empresa, el contrato laboral o un anexo debe contener una transferencia expresa de los derechos patrimoniales exclusivos. Sin esa cláusula no es usted titular de su activo principal.

¿La invención de un empleado también queda con él? No, aquí la regla es la inversa. El derecho a la patente de una invención laboral corresponde por defecto al empleador, pero solo si la invención se vincula a las funciones del puesto, a un encargo concreto o emplea un saber propio de la empresa. La transferencia debe formalizarse igualmente por contrato, y el autor tiene derecho a remuneración.

¿Por qué hay reglas distintas para el código y para las invenciones? Porque son dos leyes distintas y dos objetos distintos. Las invenciones se rigen por la Ley «sobre invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales», donde la prioridad es del empleador. Las obras se rigen por la Ley «sobre el derecho de autor y los derechos conexos», donde por defecto la prioridad es del autor. Un mismo empleado puede crear ambas cosas, y los regímenes serán diferentes.

¿Qué significan derechos «exclusivos» y «no exclusivos»? Los derechos exclusivos significan que solo usted puede usar la obra y disponer de ella. No exclusivos significa que el autor puede conceder esos mismos derechos a otros y seguir usándolos. En un contrato de derecho de autor, los derechos se consideran no exclusivos por defecto, así que la transferencia de derechos exclusivos debe estipularse de forma expresa.

Encargamos un logotipo a un freelance. ¿Podemos registrar una marca sobre él? Solo si el contrato con el freelance cede los derechos patrimoniales exclusivos sobre la imagen. El régimen de la obra de servicio no se aplica a un contratista. Sin cesión de derechos, corre el riesgo de presentar una solicitud sobre un signo que jurídicamente pertenece a su autor y de enfrentarse a una reclamación más adelante.

Un cofundador escribió el MVP antes de constituir la sociedad. ¿Es un problema? Potencialmente sí. Antes de que exista una persona jurídica, lo creado pertenece personalmente al autor. Necesita un founders' IP assignment: un contrato por el que el fundador transfiere a la empresa los derechos sobre todo lo creado para el proyecto. Los inversores lo comprueban en primer lugar.

¿Se puede arreglar todo a posteriori? A menudo sí, pero es más caro y no siempre posible. Si el autor sigue en el equipo y es leal, firma usted ahora un acuerdo de cesión. Si ya salió del proyecto, hay que negociar, a veces recomprar los derechos. La prevención al inicio siempre es más barata.

La ilusión más cara en esta materia es creer que pagar el salario de un empleado, o liquidar la factura de un freelance, le transfiere los derechos de forma automática. En Uzbekistán no es así para las obras protegidas por derecho de autor, y son precisamente ellas las que constituyen hoy la mayoría de los activos de valor. Los derechos sobre el código, el diseño y el contenido pasan a la empresa no al pagar, sino al firmar el contrato correcto, y conviene hacerlo antes de que el abogado de otro pregunte qué posee realmente su negocio.