Licence de marque en Ouzbékistan : clauses du contrat et enregistrement au Centre PI

En 2023, une chaîne ouzbèke de cafés a signé un « contrat de licence » avec un franchisé à Samarcande pour l'utilisation de sa marque. Documents signés, cachets apposés, redevances mensuelles versées. Quatorze mois plus tard, le franchisé ouvre un second point sous la même marque, cesse de payer et déclare n'être tenu à rien : il utilise, dit-il, la marque sur la base d'un accord verbal conclu avec un autre tiers. Les juristes de la chaîne se présentent au tribunal avec le contrat signé et perdent en première instance : la convention n'avait jamais été enregistrée au Centre de la propriété intellectuelle, et selon le droit ouzbek une licence non enregistrée est inopposable aux tiers — et, dans ce litige, le « tiers » était précisément ce franchisé qui invoquait d'autres arrangements. Un an et demi de redevances et tout le contrôle contractuel de la marque sont restés sur du papier qui n'obligeait personne. Cet article explique comment ne pas signer ce papier.

Qu'est-ce qu'une licence — et en quoi diffère-t-elle d'une cession

Le contrat de licence de marque est l'autorisation donnée par le titulaire à un tiers d'utiliser la marque dans des limites définies : un territoire, une liste de produits et services, une durée. Le titulaire reste propriétaire. Le licencié obtient seulement un droit d'usage.

C'est l'inverse de la cession (transfert du droit exclusif), où la marque passe entièrement et définitivement à un autre. Après la cession, l'ancien titulaire perd tout lien avec la marque. Après une licence, il reste maître et peut continuer à l'utiliser, accorder d'autres licences, contrôler la qualité et percevoir des redevances.

La licence est l'outil principal pour faire grandir une marque sans en perdre le contrôle. Franchise, réseaux de distributeurs, co-branding, fabrication sous marque tierce — autant de variantes de licence avec leurs obligations accessoires. Selon la partie IV du Code civil ouzbek, le contrat de licence de marque est obligatoirement écrit. Un accord verbal ne crée aucun droit sur la marque — il crée seulement un malaise lorsque les parties se séparent.

Sans enregistrement au Centre PI, pas de licence

Voilà le piège qui prive chaque mois des titulaires honnêtes de leur procès. Selon la Loi sur les marques, les marques de service et les appellations d'origine, tout contrat de licence de marque doit être enregistré au Centre de la propriété intellectuelle relevant du ministère de la Justice. Sans cet enregistrement, le contrat n'est pas réputé conclu vis-à-vis des tiers.

Conséquences pratiques :

• Le licencié ne peut se prévaloir du contrat devant la douane. La douane ne stoppera pas une cargaison de contrefaçons à sa demande, parce que le registre ne le mentionne pas comme utilisateur autorisé.
• Le licencié ne peut agir directement contre les contrefacteurs. Les juges exigent la preuve de l'enregistrement comme condition d'intérêt à agir.
• Le titulaire ne peut invoquer l'usage par le licencié pour défendre la marque contre une action en déchéance pour non-usage. Si la marque reste inutilisée trois ans, elle peut être annulée. L'usage par un licencié non enregistré ne compte pas formellement comme usage de la marque.
• L'administration fiscale peut refuser au licencié la déduction des redevances au motif d'un paiement sans base juridique opposable.

Toute partie qui découvre le défaut d'enregistrement gagne un levier de pression. Le pire : la lacune se révèle généralement un ou deux ans plus tard — alors que les redevances ont été versées, les obligations enchevêtrées, les attentes installées — et le « contrat » se révèle n'être que du papier.

Ce qui est enregistré, c'est exactement ce qui a été signé. Toute modification ultérieure exige un nouvel enregistrement de l'avenant. Plus d'informations sur le rôle du Centre PI dans l'examen des marques : voir notre guide d'enregistrement de marque.

Trois formes de licence — le choix détermine le prix

La pratique ouzbèke en distingue trois :

Licence exclusive confère au licencié un monopole dans le périmètre convenu. Le titulaire ne peut lui-même utiliser la marque dans ce segment ni accorder une licence équivalente à un autre. La forme la plus chère, généralement 5–10 % de redevance sur le chiffre d'affaires du licencié plus un forfait à la signature. Adaptée à un distributeur exclusif national ou un master franchisé régional.

Licence simple (non exclusive) — le titulaire conserve son propre droit d'usage et la faculté d'accorder un nombre illimité d'autres licences. La forme par défaut pour les réseaux de franchise où des dizaines de points partagent la même marque. Redevance de 2–6 % sur le chiffre d'affaires, forfait plus modeste.

Licence unique (sole) est la forme hybride. Le licencié est le seul utilisateur externe, mais le titulaire conserve son droit d'usage. Plus rare, utilisée surtout en co-branding et lorsque le titulaire continue à produire en parallèle.

À défaut de stipulation expresse, le droit ouzbek présume la licence simple. C'est favorable au titulaire et surprend le licencié qui espérait peut-être l'exclusivité. Indiquez toujours le type de manière explicite.

Ce que le contrat doit obligatoirement contenir

L'absence d'un seul de ces éléments amène le Centre PI à renvoyer le contrat pour reformulation — et un juge peut ensuite le traiter comme non conclu :

1. Parties — identifiants complets, numéro fiscal, adresses du siège ; pour les parties étrangères, extrait apostillé (ou légalisé pour les pays non parties à la Convention de La Haye) du registre du commerce du pays d'origine.
2. Objet — numéro du certificat d'enregistrement de la marque (ou numéro de l'enregistrement international désignant l'Ouzbékistan), classes NICE, et produits/services précis dans chaque classe si la licence ne porte pas sur l'intégralité.
3. Type de licence — exclusive / simple / unique, mentionné explicitement.
4. Territoire — ensemble de l'Ouzbékistan ou régions identifiées. Des exclusions du type « tout le territoire sauf telle région » sont admises par le Centre PI.
5. Durée — durée déterminée ou jusqu'à expiration de la marque. La durée de la licence ne peut excéder celle de l'enregistrement ; en cas de renouvellement de la marque pour les 10 années suivantes, la licence doit aussi être ré-enregistrée.
6. Redevances et modalités de paiement — forfait et/ou versements périodiques, formule de calcul basée sur le chiffre d'affaires, période de calcul, devise, coordonnées bancaires, échéances. Pour les concédants étrangers, clause sur le régime fiscal applicable (voir plus bas).
7. Contrôle qualité — obligation pour le licencié de respecter les standards du concédant, droit d'audit du concédant, conséquences d'un manquement (avertissement, pénalité, résiliation).
8. Sous-licences — autorisées ou interdites. Par défaut interdites. Si autorisées — à quelles conditions, avec ou sans consentement préalable, qui perçoit les redevances du sous-licencié.
9. Causes et procédure de résiliation — non-paiement, manquement à la qualité, faillite, violation de confidentialité, sortie unilatérale avec préavis.
10. Droit applicable et résolution des litiges — droit ouzbek et Tribunal économique (ou Tribunal d'arbitrage commercial international près la Chambre de commerce et d'industrie d'Ouzbékistan) constituent le couple standard. Les concédants étrangers peuvent prévoir un arbitrage à Londres ou à Stockholm, mais l'exécution en Ouzbékistan reste plus rapide via le tribunal local.

Le contrôle qualité — la clause sur laquelle les licences « nues » se brisent

Une licence « nue » (naked) est une licence sans véritable contrôle qualité par le titulaire. La marque est mise à disposition, mais le concédant ne surveille pas ce que le licencié en fait. Le droit ouzbek traite ces licences avec sévérité, comme la plupart des systèmes juridiques : une marque que le titulaire ne contrôle pas cesse de remplir sa fonction première — indiquer l'origine du produit. Conséquences :

• Un concurrent — ou le licencié lui-même — peut attaquer l'enregistrement pour « perte de caractère distinctif du fait du titulaire ».
• En contentieux contre un contrefacteur tiers, le concédant ne peut prouver que la marque renvoie sans ambiguïté à lui.
• Au renouvellement, l'examen du Centre PI peut exiger la preuve d'un usage assorti d'un contrôle qualité adéquat.

Ce qui compte comme contrôle approprié : des standards qualité documentés (spécifications, charte de marque, fiches techniques), des audits réguliers (annuels au minimum, trimestriels c'est mieux), une procédure de mise en conformité, et le droit de suspendre immédiatement l'usage de la marque en cas de non-conformité critique. Une clause stipulant simplement que « le licencié respecte les standards du concédant », sans mécanisme de vérification, est la licence nue dans sa forme la plus dangereuse.

Coût et délai d'enregistrement

La taxe officielle pour l'enregistrement d'un contrat de licence de marque est d'environ 5 unités de calcul de base (BCU) à la date du dépôt — soit aujourd'hui dans une fourchette de 1 700 000 à 2 000 000 UZS. Pour les contrats impliquant une partie étrangère, environ 7 BCU. Chaque modification, avenant, prolongation ou cession ultérieure de droits issus du contrat fait l'objet d'une taxe distincte et d'un nouvel enregistrement.

Le délai d'examen du Centre PI est statutairement d'un mois. En pratique, le premier enregistrement prend 3 à 6 semaines parce que l'examinateur renvoie presque toujours le contrat pour corrections rédactionnelles : objet flou, classes NICE incohérentes avec l'enregistrement, clause de contrôle qualité absente. Chaque itération ajoute 2 à 3 semaines.

À la taxe s'ajoutent les honoraires du conseil en propriété industrielle. Pour les concédants étrangers, le dépôt par un mandataire accrédité est obligatoire — la voie directe n'existe pas. Les honoraires pour un contrat tournent généralement autour de 600 à 1 200 USD. Budget total par contrat : environ 3 à 5 millions UZS pour un résident, 1 500 à 2 500 USD pour un concédant étranger.

L'accompagnement juridique complet et la rédaction du contrat relèvent des services de marques de PACT.

Fiscalité : redevances, TVA, retenue à la source

Pour un licencié résident, les redevances sont déductibles si le contrat est enregistré et correctement documenté (contrat enregistré, procès-verbal, facture). La TVA s'applique et se déduit dans les conditions habituelles.

Pour les concédants étrangers, l'enjeu central est la retenue à la source. L'Ouzbékistan applique selon le Code fiscal une retenue de 20 % sur les redevances versées à des non-résidents. Ce taux peut être réduit par une convention bilatérale de non-double imposition (CNDI). Mi-2026, l'Ouzbékistan est lié par plus de 50 CNDI ; les taux typiques pour les redevances sont 10 % (Russie, Kazakhstan, Turquie, EAU), 5–6 % (Allemagne, Royaume-Uni, Singapour, Suisse), et 0 % dans des cas étroits (certaines licences industrielles).

Pour bénéficier du taux conventionnel, le concédant doit présenter à l'agent payeur ouzbek un certificat de résidence fiscale pour l'année civile au cours de laquelle la redevance est versée. Sans certificat, l'agent payeur est tenu d'appliquer la retenue pleine de 20 %, même si une CNDI existe.

Élément additionnel : tout versement de redevance à un non-résident est une opération en devises qui passe par le service de contrôle des changes de la banque. Le contrat, les factures et les procès-verbaux doivent concorder ; la banque peut exiger la preuve de l'enregistrement au Centre PI avant de libérer le paiement.

Là où les titulaires perdent le plus souvent de l'argent

Sur les trois dernières années — quatre erreurs récurrentes :

• Contrat signé, enregistrement oublié. Lorsque la relation se dégrade, la partie mécontente invoque l'absence d'enregistrement et tout le contrat se trouve neutralisé. Solution : l'enregistrement est la première opération après la signature, pas la dernière. Mieux encore : prévoir au contrat que les obligations prennent effet à la date de l'enregistrement au Centre PI.
• Clause de contrôle qualité floue. Le contrat indique que « le licencié respecte les standards du concédant » sans préciser quels standards, qui les approuve, comment les audits se déroulent. La troisième année, le licencié laisse filer la qualité et le concédant n'a aucun levier d'intervention. Solution : annexer la charte de marque et les standards techniques au contrat comme pièces indissociables, avec droit de mise à jour unilatérale par le concédant.
• Licence portant sur des classes NICE non couvertes par l'enregistrement. La marque est enregistrée en classes 35 et 43, le contrat licencie la classe 30 (produits alimentaires). Le Centre PI refuse l'enregistrement. Solution : avant la signature, recouper avec le certificat actuel — quelles classes sont effectivement protégées — et étendre l'enregistrement au préalable si nécessaire.
• Le concédant étranger reçoit son certificat de résidence trop tard. Le contrat suppose un taux conventionnel de 5 %, le licencié retient le plein 20 % parce que le certificat est arrivé en décembre alors que les paiements ont commencé en janvier. La récupération de la différence est techniquement possible, mais la procédure prend 6 à 12 mois et n'aboutit pas toujours. Solution : demander le certificat dès le premier jour ouvré de l'année, avant tout paiement.

Si la marque n'est pas encore enregistrée, elle ne peut être licenciée — la demande ne crée aucun droit exclusif. Un avant-contrat conditionné à la délivrance du certificat reste possible. Un mécanisme voisin existe pour les objections au stade de l'examen — voir notre article sur le refus provisoire.

L'essentiel

• Une licence de marque en Ouzbékistan se conclut par écrit et s'enregistre au Centre PI — sans enregistrement, elle est inopposable aux tiers.
• Trois formes : exclusive, simple, unique. À défaut de mention, le contrat est présumé simple.
• Clauses obligatoires : parties, objet, type, territoire, durée, redevances, contrôle qualité, sous-licences, résiliation, droit applicable.
• Sans contrôle qualité réel, la marque peut être annulée pour perte de caractère distinctif.
• Taxe officielle d'environ 5 BCU (1,7 à 2,0 millions UZS) ; budget total 3 à 5 millions UZS pour un résident, 1 500 à 2 500 USD pour un concédant étranger.
• Délai d'examen au Centre PI : un mois statutairement, 3 à 6 semaines en pratique.
• Retenue à la source de 20 % sur les redevances vers les non-résidents ; la CNDI ne réduit le taux qu'avec un certificat de résidence valide.

Questions fréquentes

Peut-on enregistrer le contrat rétroactivement ? Le dépôt est possible à tout moment, mais l'effet à l'égard des tiers court à compter de la date d'enregistrement au Centre PI, et non de la date de signature. La période entre signature et enregistrement ne peut être « couverte » rétroactivement par la licence.

Faut-il enregistrer les licences intra-groupe ? Oui. L'administration fiscale et les tribunaux traitent les licences intra-groupe avec la même rigueur que les contrats tiers. Une licence non enregistrée à une filiale est un futur litige fiscal sur la déduction des redevances et une future attaque pour « défaut d'usage de la marque ».

Le licencié peut-il céder la licence à un tiers sans accord du concédant ? Non, sauf stipulation contractuelle expresse. Toute cession, transfert ou sous-licence de la licence requiert soit l'accord du concédant, soit une autorisation explicite dans le contrat d'origine. Une sous-licence accordée sans fondement est nulle.

Que devient la licence en cas de vente de la marque ? La licence subsiste, le nouveau titulaire reprend les conditions du contrat. La marque se transmet avec ses charges. Pour mettre fin à la licence, l'acquéreur doit trouver une cause contractuelle (manquement à la qualité, non-paiement) ou négocier une indemnité.

Peut-on licencier une marque Madrid sans enregistrement national en Ouzbékistan ? Oui, à condition que l'enregistrement international désigne l'Ouzbékistan. Le Centre PI enregistre le contrat de licence sur la base d'un extrait du Registre international de l'OMPI. Plus de détails sur la mécanique Madrid dans notre comparaison dépôt national vs international.

Et si le licencié commence à déposer en parallèle des marques similaires à son nom ? Tactique hostile classique, fréquente chez les franchisés de mauvaise foi. Un contrat bien rédigé contient une interdiction explicite pour le licencié de déposer des marques similaires. La violation ouvre droit à la résiliation immédiate et à une opposition contre le dépôt du licencié au Centre PI. Sans une telle clause, la bataille est plus difficile mais pas perdue — par contestation pour mauvaise foi de la demande du licencié.

Quelle fréquence pour les audits qualité ? Au minimum un par an, documenté. Les réseaux de franchise actifs réalisent des audits trimestriels planifiés et des inspections ponctuelles déclenchées par des plaintes. La documentation (rapports, photos, procès-verbaux) pèse plus que la fréquence : un incident documenté et sa correction valent plus que dix « tout va bien » formels.

La licence est un instrument de croissance de marque, mais seulement lorsque le contrat fonctionne vraiment. Un contrat signé et inopérant est pire que pas de contrat : il donne aux deux parties une fausse impression de protection, qui s'évanouit précisément lorsque la protection devient nécessaire. Vous prévoyez de licencier une marque, ou vous avez signé un contrat dont vous doutez aujourd'hui ? L'équipe marques de PACT examine le document et le remet sous une forme qui tiendra.