Cession de marque en Ouzbékistan : contrat, inscription au Centre PI, pièges

Un holding de Tachkent a décidé en 2024 de « mettre de l'ordre » et de regrouper toutes les marques du groupe sur la société mère. Treize contrats de cession ont été signés entre les filiales et la mère, des montants symboliques ont été payés, le tout a été enregistré comptablement, une décision interne a été prise. Rien n'a été déposé au Centre PI — « tout reste dans le groupe, nous n'en avons pas besoin ». Un an plus tard, la filiale de production a perdu un litige en contrefaçon contre un concurrent qui s'était mis à vendre un produit similaire sous la même marque : le tribunal a consulté le Registre national des marques, a constaté que la filiale, et non la mère, demeurait inscrite comme titulaire, et lui a demandé d'agir elle-même. La filiale n'a pas pu — elle n'avait plus de juriste PI, plus de budget, plus de motivation ; toute l'activité IP était passée à la mère. L'action a été retirée. La marque continuait à gagner de l'argent, mais au moment où il fallait la défendre, personne n'avait qualité pour le faire. Cet article porte sur la façon de ne pas signer une cession qui ne parviendra jamais au registre.

Cession et licence ne sont pas la même chose

La distinction paraît banale, mais c'est précisément celle que l'on confond dans la moitié des opérations intra-groupe. Une licence est une autorisation d'utiliser la marque dans des limites définies ; le titulaire reste titulaire. Une cession est le transfert intégral et définitif du droit exclusif : l'ancien titulaire perd tout lien avec la marque, le nouveau la reçoit comme un actif à part entière.

Trois conséquences pratiques en découlent immédiatement.

Qualité pour agir. Après la cession, seul le nouveau titulaire peut engager une action en contrefaçon, demander une saisie ou solliciter la douane. L'ancien titulaire n'est plus rien. Si la cession n'est pas inscrite et qu'un concurrent se lance demain, l'action est formellement engagée par une partie qui n'a plus ni le produit ni l'intérêt à défendre la marque.

Usage de la marque pour le maintien de la protection. Si la marque n'est pas utilisée pendant trois années consécutives, elle peut tomber en déchéance pour défaut d'usage. L'usage ne profite qu'au titulaire inscrit — ou à son licencié inscrit. Une cession non inscrite prive les deux parties : l'ancien titulaire n'utilise plus (il a vendu), le nouveau utilise mais ne figure pas au registre.

Opérations en aval sur l'actif. Une marque, en tant qu'actif incorporel, peut être nantie, apportée au capital ou cédée à nouveau. Chaque opération suivante s'appuie sur ce que le registre indique. Si la première cession n'est pas inscrite, la deuxième vaut autant que la première — c'est-à-dire rien à l'égard des tiers.

La cession est régie par la même section du droit civil que la licence et exige les mêmes formalités : forme écrite et inscription obligatoire au Centre de la propriété intellectuelle au ministère de la Justice (Centre PI). Sans inscription, le droit n'a pas été transféré. Le fonctionnement de la licence est détaillé dans notre guide du contrat de licence ; ici, nous nous concentrons sur ce qui distingue la cession en pratique.

Le piège de la « tromperie du consommateur »

C'est la règle qui fait s'écrouler des opérations par ailleurs raisonnables. Selon la loi de la République d'Ouzbékistan « Sur les marques, les marques de service et les appellations d'origine », la cession est interdite si elle est susceptible de tromper le consommateur sur le produit ou son fabricant. L'énoncé paraît abstrait — en pratique, il se décline en trois interdictions concrètes.

Interdiction 1 : cession partielle de classes avec risque de « scission » de la marque. Si une société détient la marque « Aist » dans les classes NICE 29 (produits laitiers) et 30 (boulangerie) et veut vendre uniquement la classe 30, c'est formellement possible. Mais si l'acheteur utilise la classe 30 d'une manière telle que le consommateur ne distingue plus quel « Aist » est du lait et lequel est du pain, et que les deux produits voisinent dans les mêmes supermarchés, le Centre PI peut refuser l'inscription. Le critère : risque réel de confusion dans l'esprit du consommateur moyen.

Interdiction 2 : cession d'une marque qui désigne un fabricant déterminé. Si la marque contient une référence à un lieu ou à une personne — dénomination sociale, patronyme du fondateur, nom géographique — et qu'elle est vendue à une société sans aucun lien avec ce lieu ou cette personne, la cession peut être bloquée comme trompeuse. Exemple : la marque « Couteau de Tchoust », inscrite au nom d'une forge de Tchoust, ne peut être cédée à un producteur d'Andijan qui n'a aucune activité physique à Tchoust. Idem pour les patronymes : « Sidorov et fils » ne peut être cédé à une société dont aucun associé ne s'appelle Sidorov.

Interdiction 3 : cession de la marque séparément de l'entreprise, lorsque la marque identifie un fabricant déterminé. C'est particulièrement douloureux pour les marques matures : plus la marque est connue, plus elle est difficile à détacher de son porteur. Le régulateur examine si le consommateur reconnaît derrière la marque une entité juridique précise ou une unité de production précise. S'il la reconnaît, une cession sans transfert de l'entreprise dans son ensemble — outils de production, savoir-faire, personnel clé — devient contestable.

En pratique : la consolidation intra-groupe — remonter les marques sur la mère — passe presque toujours l'inscription, dès lors que la mère continue de contrôler économiquement la filiale opérationnelle. La cession à un acheteur indépendant dans une autre région, pour une autre gamme, exige de la prudence et se structure souvent comme cession avec licence en retour vers le vendeur, assortie d'une obligation de contrôle qualité.

Ce que le contrat de cession doit contenir

Un contrat de cession est court, mais chaque ligne porte un poids. Trousse minimale :

• Identification complète des parties. Pas seulement « Alpha SARL » — numéro fiscal, numéro d'immatriculation, siège social, signataire et fondement de ses pouvoirs. Le Centre PI retourne sans examen les contrats aux mentions incomplètes.
• Identification de la marque. Numéro du certificat d'enregistrement ouzbek (pour une marque nationale) ou numéro d'enregistrement international avec l'Ouzbékistan comme État désigné (pour une marque Madrid). Pas « la marque ‘Alpha' » mais « certificat n° MGU XXXXX du Y ».
• Étendue de la cession. Toutes les classes ou des classes précises. Pour une cession partielle de classes — liste précise : « classes NICE 29, 30 en intégralité ». Pour une cession partielle de produits dans une classe — liste des produits, libellé repris mot pour mot du certificat.
• Prix. Une cession peut être à titre gratuit, mais une opération gratuite entre parties non liées attire le soupçon de l'administration fiscale : donation déguisée ou revenu dissimulé. Entre parties liées — exposition spécifique aux prix de transfert. Fixez un prix de marché et appuyez-le sur un rapport d'évaluation, surtout si le montant est conséquent.
• Moment du transfert. Le droit est transféré à la date d'inscription au Centre PI, pas à la date de signature. Écrivez-le explicitement, sinon les parties se perdent sur la question de savoir qui peut agir, facturer ou contrôler la qualité à partir de quel moment.
• Garanties du cédant. Que la marque est valide, qu'elle n'est pas contestée, ni nantie, ni grevée de licences accordées à des tiers (et si elle l'est — la liste de ces licences). Qu'aucune procédure d'annulation, aucun litige avec le Centre PI ni aucune redevance de renouvellement impayée n'existe.
• Sort des licences en cours. Si la marque est licenciée à des tiers, ces licences subsistent après la cession. Le nouveau titulaire devient automatiquement concédant. Le contrat doit énumérer les licences actives et y joindre des copies.
• Répartition de la taxe d'inscription. Qui paie la taxe officielle au Centre PI, qui paie le mandataire en marques. La pratique post-soviétique standard est le partage par moitié, mais mieux vaut le fixer dans le contrat.
• Droit applicable. Par défaut, le droit ouzbek. Pour les opérations transfrontalières (acheteur étranger, par exemple), les parties peuvent choisir un droit étranger pour le contrat lui-même, mais l'inscription de la cession reste soumise aux règles ouzbèkes.

Ce qui n'a pas sa place dans le contrat : un engagement du cédant à « renouveler la marque » (après cession, il n'a plus ce pouvoir), une clause de rachat « en cas de problème » (c'est une option, avec ses propres formalités, pas une cession).

Délais et taxes

Une fois signé, le contrat est déposé au Centre PI avec une demande d'inscription de la cession et un pouvoir au mandataire en marques (en pratique, l'inscription passe presque toujours par un mandataire — un déposant ouzbek peut déposer en personne, mais un acheteur étranger ne peut le faire que via un mandataire accrédité).

Délai d'examen standard : 1 à 2 mois à compter du dépôt complet. En pratique, environ 30 à 45 jours ouvrés pour une opération sans accroc. Si le Centre PI perçoit un risque de tromperie, une notification est émise pour solliciter des explications ; le délai se prolonge.

Taxe officielle — fixée par décision du Cabinet des ministres et révisée à peu près une fois par an. À la date de rédaction, l'ordre de grandeur est d'environ 1 500 000 UZS pour l'inscription d'une cession portant sur une marque, majoré par classe supplémentaire en cas de cession partielle. Vérifiez le montant exact dans la grille des taxes en vigueur du Centre PI avant le dépôt : les tarifs sont arrondis à la hausse chaque année.

Documents complémentaires que le Centre PI demandera, outre le contrat lui-même :

• L'original du certificat d'enregistrement de la marque (il sera réémis au nom du nouveau titulaire).
• Le consentement du conjoint si la marque est inscrite au nom d'une personne physique et a été acquise pendant le mariage. Formalité souvent oubliée et qui fait s'effondrer l'inscription par la suite.
• Les justificatifs de pouvoir des deux signataires.
• Pour un enregistrement international, une notification distincte de changement de titulaire est adressée à l'OMPI ; le Centre PI inscrit la cession uniquement pour l'État désigné Ouzbékistan, et le changement global passe par le formulaire MM5 à l'OMPI.

Fiscalité : TVA, impôt sur les bénéfices, prix de transfert

La cession du droit exclusif sur une marque est la fourniture d'un droit patrimonial et emporte des conséquences fiscales. Brièvement :

• TVA. La cession du droit exclusif sur une marque est soumise à la TVA au taux normal si le cédant est assujetti à la TVA. La base imposable est le prix prévu au contrat. Entre parties liées, l'administration peut redresser si le prix est manifestement inférieur au marché.
• Impôt sur les bénéfices / impôt sur le revenu. Le produit entre dans l'assiette imposable du cédant. Chez l'acquéreur, le coût d'acquisition forme la valeur initiale d'un actif incorporel, amorti sur la durée restante d'enregistrement (en intégrant les renouvellements attendus).
• Prix de transfert. Les opérations entre parties liées doivent être faites à des conditions de pleine concurrence. L'administration regarde de très près les cessions de marques entre mère et filiale, car c'est un outil classique de déplacement de bénéfices. Il faut soit un rapport d'évaluation, soit une justification « cost-plus / royalty rate » selon la méthodologie de prix de transfert reconnue par le Code des impôts.
• Acquéreur étranger. Si le cédant est ouzbek et l'acquéreur étranger, une retenue à la source peut s'appliquer — elle dépend de la convention fiscale avec le pays de l'acquéreur. Sans certificat de résidence fiscale de l'acquéreur, le taux plein s'applique, sans bénéfice de la convention.

C'est la partie de l'opération où l'avocat PI et le conseil fiscal doivent travailler de concert. Le premier rédige le contrat et conduit l'inscription ; le second calcule, pour que l'économie de l'opération ne soit pas absorbée par les taxes et les redressements.

La cession dans une opération de M&A : ce qu'il faut vérifier

Si vous achetez une entreprise dont l'actif comprend des marques, ne vous fiez pas à l'annexe « marques du groupe » du SPA. Pack minimum de due diligence :

1. Confronter la liste déclarée des marques au Registre national. Demandez un extrait du Centre PI pour chaque marque. Le titulaire inscrit coïncide-t-il avec le cédant ? Sinon, qui est le titulaire réel et pourquoi n'est-il pas partie à l'opération ?
2. Date de renouvellement de chaque marque. Le délai de grâce a-t-il été dépassé ? Détails dans notre guide du renouvellement.
3. Licences et nantissements en cours. Toutes les charges inscrites au registre passent à l'acquéreur. Si la marque est nantie au titre d'un prêt, l'acquéreur supporte la sûreté après la cession.
4. Litiges. Existe-t-il des oppositions, des actions en nullité ou des procédures pendantes devant la Chambre des recours du Centre PI ?
5. Usage. Le cédant exploite-t-il réellement chaque marque ? Sinon, la marque est exposée à la déchéance pour défaut d'usage, qui détruit la valeur de l'actif dès le lendemain du closing.
6. Volet international. Existe-t-il des enregistrements Madrid ? Quels États sont désignés ? La marque se trouve-t-elle encore dans la période de dépendance par rapport à la demande nationale de base du cédant, que ce dernier peut retirer à tout moment ?

Le SPA prévoit habituellement une annexe « Actifs PI » dédiée et une condition de réalisation : « cession inscrite au Centre PI ». Sans elle, l'opération ne se réalise pas — sinon, un an plus tard, vous vous retrouvez dans la situation du holding du début : propriétaires en théorie, absents du registre en pratique.

Si vous avez besoin d'aide pour structurer une cession, mener un audit IP ou inscrire un transfert de droits au Centre PI, notre équipe marques prend l'opération en charge de bout en bout — du brouillon de contrat au certificat réémis.

En bref

• La cession, c'est la vente intégrale de la marque ; la licence, l'autorisation de l'utiliser. Ne pas confondre : les conséquences fiscales et juridiques diffèrent.
• Un contrat de cession doit être inscrit au Centre PI. Sans inscription, le droit n'a pas été transféré à l'égard des tiers — prix payé et signatures apposées y compris.
• L'interdiction de tromperie bloque une partie des opérations : cessions partielles avec risque de confusion, cessions de marques à composante géographique ou patronymique, cessions de marques économiquement liées à une exploitation déterminée.
• Taxe officielle — à partir d'environ 1 500 000 UZS ; inscription — 1 à 2 mois.
• TVA, impôt sur les bénéfices, prix de transfert — une strate à calculer avant la signature, pas après.
• Lors d'une acquisition d'entreprise, vérifiez vous-même les marques au registre du Centre PI ; les garanties contractuelles du cédant ne remplacent pas l'extrait.

Questions fréquentes

Peut-on céder seulement une partie des produits à l'intérieur d'une seule classe ? Oui. Une cession peut porter sur toutes les classes, sur des classes précises, voire sur des produits précis à l'intérieur d'une classe. Le contrat doit reprendre mot pour mot les libellés du certificat — un mot d'écart suffit au Centre PI pour renvoyer le dossier en correction.

Que deviennent les licences en cours après la cession ? Elles subsistent. Le nouveau titulaire devient automatiquement concédant de toute licence inscrite. Lors d'un rachat de marque, exigez donc la liste des licences en cours et les copies des contrats — sinon vous achetez une marque dont le droit d'usage est déjà capté par des tiers.

À partir de quand l'acquéreur peut-il engager une action en contrefaçon ? À compter de la date d'inscription de la cession au Centre PI. Pas de la date du contrat, pas de la date du paiement. Si un concurrent se met à contrefaire dans cet intervalle, c'est encore l'ancien titulaire qui agit formellement — et c'est là qu'éclatent les litiges si les parties n'ont pas réglé en amont l'attribution de ces créances.

Faut-il obligatoirement informer l'administration fiscale de l'opération ? La cession en elle-même n'exige pas de déclaration distincte, mais l'opération figure dans le reporting ordinaire des deux parties. Pour les opérations significatives (au-dessus des seuils en matière de prix de transfert), l'administration peut réclamer une justification de prix de marché. Entre parties liées, le risque est toujours plus élevé, quel que soit le montant.

Peut-on « revenir en arrière » sur une cession si les parties changent d'avis ? Techniquement — oui, par une résiliation amiable suivie d'une cession en retour, également inscrite au Centre PI. Cela représente deux inscriptions, deux taxes et des mois de délai. La réponse pratique : ne signez pas une cession dont les parties ne sont pas sûres. Utilisez une option d'achat ou une cession sous condition suspensive, inscrite seulement à la levée de la condition.

Une marque peut-elle être cédée à une personne physique ? Oui, à condition que cette personne ait le statut d'entrepreneur individuel. À une personne physique sans ce statut — non : la marque protège un signe sous lequel s'exerce une activité commerciale, et une personne physique sans statut d'entrepreneur n'en exerce formellement aucune.

Que faire si le Centre PI refuse l'inscription pour risque de tromperie ? Deux voies. Première : restructurer l'opération en cession assortie d'une licence en retour : le nouveau titulaire se fait céder la marque et l'ancien reste licencié inscrit, avec une obligation de contrôle qualité. Cela désamorce souvent l'argument de tromperie, le fabricant réel ne changeant pas. Seconde : attaquer le refus devant la Chambre des recours du Centre PI, en s'appuyant sur une expertise concluant à l'absence de risque de confusion.

Une cession de marque ressemble à une opération simple — un contrat court, une seule inscription au registre. Mais derrière cette apparence se cachent des refus d'inscription, des litiges sur le moment du transfert et des redressements de TVA qui modifient l'économie de l'opération de plusieurs dizaines de pourcent. Un contrat qui n'arrive jamais au registre n'est pas une cession. C'est du papier.